Проблемы коммерциализации интеллектуальной собственности в современных российских условиях и пути их разрешения

1. Передача (или полная переуступка) исключительного права на ОИС.

В случае полной переуступки исключительного  права на ОИС от одного субъекта другому переходит полное исключительное право на использование ОИС (право интеллектуальной собственности) без ограничения срока (разумеется, в пределах срока действия этого права в соответствии с законодательством) и без ограничения территории (в пределах территории действия передаваемого исключительного права). То есть происходит смена патентообладателя (обладателя исключительного права на использование ОИС) в отношении определенного ОИС. Такая форма реализации ОИС очень схожа со сделками купли-продажи материальных объектов (в обоих случаях происходит смена собственника как обладателя исключительного права) с учетом вышеуказанной специфики (передается не право собственности, а право на использование ОИС; не передается сам ОИС). Поэтому зачастую при заключении договоров на переуступку права интеллектуальной собственности говорят о сделках купли-продажи ОИС или патента как эквивалента исключительного права на данный ОИС.

2. Лицензирование.

Лицензия – разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю¹⁷.

Исключительная  лицензия -  лицензионный договор, по которому передается исключительное право  на использование объекта интеллектуальной собственности в пределах, оговоренных  договором, с сохранением за лицензиаром  права на его использование в  части, не передаваемой лицензиату.

Неисключительная  лицензия – лицензионный договор, по которому лицензиар, предоставляя лицензиату права на использование объекта  интеллектуальной собственности, сохраняет  за собой все права, в том числе  и на предоставление лицензий третьим  лицам.

Лицензиар – сторона  лицензионного договора, в качестве которой может выступать патентообладатель, обязующийся в соответствии с лицензионным договором предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), за вознаграждение, выплачиваемое лицензиатом. В большинстве случаев передача ОИС осуществляется на основании так называемых лицензионных договоров (лицензионных соглашений или, более лаконично, лицензий). Данный механизм коммерциализации является более сложной и многогранной, чем предыдущий, и в практическом, и в теоретическом плане. С точки зрения практики, лицензирование осложняется множественностью видов лицензионных договоров. С точки зрения теории, проблемой является отсутствие единого мнения относительно экономической сущности лицензирования. Вместе с тем лицензирование является более распространенной формой коммерциализации. Согласно статистическим данным (см. Таблицу №1.1) количество сделок на базе лицензирования существенно превышает аналогичный показатель в отношении сделок по переуступке патентов. Учитывая сказанное, на наш взгляд, целесообразно более подробно остановиться на данной форме коммерческой реализации ОИС.

Понятие лицензионного договора в отечественной  и зарубежной литературе определяется по-разному.

Таблица № 1.1.

Регистрация лицензионных договоров и договоров об уступке  патента РФ¹⁸.

Автор, М.М. Богуславский, отмечает, что по лицензионному договору за определенное вознаграждение предоставляется право на производство и продажу механизмов, оборудования, приборов, а также на использование технологических процессов или способов, в основу которых положены изобретения или другие научно-технические достижения¹⁹. Несколько иное толкование понятия лицензионного договора дает французский ученый П. Рубье: «Договор о предоставлении лицензии - это такой договор, по которому владелец монопольного права на эксплуатацию лицензии предоставляет другому лицу полностью или частично свое право на эксплуатацию. Договор этого вида чаще всего бывает за вознаграждение и предполагает обязанность лицензеполучателя (лицензиата - Н.Ш.) передать определенную сумму денег, как правило, в форме периодической арендной платы»²⁰.

В соответствии с российским законодательством лицензионный договор - соглашение, на основе которого патентообладатель (лицензиар) предоставляет право на использование охраняемого законом объекта интеллектуальной собственности в объеме, предусмотренном договором, заинтересованному лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором (п.1 ст.13 Патентного закона РФ)²¹.

Анализ  данных определений показывает, что, несмотря на некоторые частные расхождения, и ученые, и законодатель сходятся на том, что лицензионный договор  представляет собой разрешение (от лат. licentia - право, разрешение) патентообладателя на использование ОИС, выдаваемое заинтересованному лицу на определенных условиях. В отличие от договора на уступку патента лицензионные договоры предоставляют ограниченное право на использование ОИС. Ограничивается передаваемое право разными способами: сроками, объемами передаваемых прав, территорией и др.

При том что существуют более или менее схожие формулировки понятия лицензионного договора, его экономическая и правовая сущность в публикациях отечественных и зарубежных авторов имеет неоднозначное толкование и является предметом теоретических дискуссий. Большинство авторов выводят содержание лицензионного договора из содержания широко распространенных, традиционных видов сделок, относя лицензионный договор к одному из этих видов. Чаще всего лицензионный договор относят либо к сделкам купли-продажи, либо к аренде, либо к договору на оказание услуг и др²². Кроме того, на практике зачастую смешиваются понятия лицензионного договора и лицензирование отдельных видов деятельности. Лицензионный договор действительно имеет некоторые признаки перечисленных сделок, однако, эти признаки не являются существенными и не отражают природу исследуемого явления. Тем не менее, сравнение лицензионного договора с другими, близкими по форме видами сделок видится целесообразным с точки зрения выявления сущности самого лицензионного договора.

Из  вышеприведенных видов коммерческих сделок, на наш взгляд, наиболее близким  по форме и содержанию к лицензионному  договору является договор аренды. Сделка купли-продажи, как уже было отмечено, с некоторыми оговорками соотносится с полной переуступкой патента, но никак ни с лицензированием. Договор на оказание услуг может быть применен лишь к некоторым условиям лицензионной сделки (оказание Лицензиаром Лицензиату услуг по внедрению переданного ОИС и др.), но не является ее сущностной характеристикой. В то время как лицензионный договор и аренда (лизинг) обладают общими существенными условиями: временная передача права пользования объектом собственности заинтересованному лицу с сохранением права собственности (исключительного права) за собственником, сходство в формах расчетов, возврат права пользования по истечении срока договора. Основные отличия заключаются в следующем. Во-первых, по лицензии (как и в аналогии купли-продажи с переуступкой патента) передается право на использование ОИС, но не передается сам ОИС. Во-вторых, лицензия допускает возможность (ввиду нематериальной природы объекта) одновременного использования ОИС и передающей стороной, и получающей (очевидно, что материальный объект - станок, здание и т.д. - не может в одном и том же объеме использоваться обеими сторонами договора аренды).

Некоторые авторы отмечают и другие отличия. Так, В.И. Мухопад считает, что существенным отличием лицензии от аренды является то, что на практике, как правило, лицензиат объективно не в состоянии по истечении срока вернуть лицензиару ОИС (в основном это касается ноу-хау) в полном объеме²³. Это связано с тем, что освоение лицензий предполагает кардинальную переориентацию производства, закупку нового оборудования или даже создание нового производства, обучение персонала, ознакомление его с новыми технологиями (ноу-хау), передаваемыми по лицензии. Понятно, что такие изменения затрагивают саму структуру производства, которое уже не может быть возвращено к прежнему (долицензионному) состоянию, да и рабочихвряд ли можно заставить забыть полученные знания, чтобы фактически вернуть их лицензиару. В случае с арендой дело обстоит проще: по истечении срока договора арендатор возвращает оборудование (транспорт) его владельцу или освобождает помещение без существенных негативных последствий для себя.

Из  сказанного В.И. Мухопадом делается вывод, что «в экономическом смысле в результате лицензионной сделки лицензиат покупает не право пользования, а само изобретение или другое научно-техническое достижение, и, используя их потребительную стоимость, внедряет его в свое производство в тех объемах и на тех условиях, которые он получил по лицензионному договору. Это возможно лишь в том случае, если при покупке лицензии в собственность покупателя переходят материализованные элементы лицензионной сделки (изобретения, ноу-хау и т.п.), которые адаптируются в новом производстве и не возвращаются их прежнему владельцу. В этом состоит экономическая суть лицензионной сделки»²⁴.

В отношении  приведенного определения хотелось бы отметить следующее. Во-первых, замечание  частного характера. В.И. Мухопадом, по мнению автора, не совсем корректно использован термин материализованные элементы лицензионной сделки в отношении изобретений, ноу-хау и др. ОИС. Последние не могут быть материализованными элементами, поскольку они, по определению, нематериальны - это идеи, образы - результаты интеллектуальной деятельности, а их материальное воплощение -это объекты техники: новые конструкции, формы и т.п., создаваемые в результате использования ОИС по лицензии.

Во-вторых, замечание по существу. Как видно  из логики рассуждений В.И. Мухопада, фактически невозвратный характер лицензионной сделки прежде всего имеет отношение к ноу-хау (знаниям, опыту и т.д.), поскольку будучи познанным лицензиатом, ноу-хау не может быть возвращено лицензиару в силу объективных физических причин (это означало бы, что лицензиат должен заставить себя забыть данную информацию, а это, как известно, невозможно). Вместе с тем, лицензиар в состоянии вернуть себе право на использование данного ноу-хау, одновременно лишив данного права лицензиата. Вследствие этого лицензиат, хотя и знает суть технологии (ноу-хау), не может (не вправе) использовать ее в своем производстве. Соответственно, никакой экономической выгоды по истечении срока договора (срока использования ОИС) от знания данного ноу-хау лицензиат получить не может. Поэтому, на наш взгляд, нет оснований утверждать, что лицензионный договор предполагает переход части ОИС в собственность лицензиата. Из сказанного следует, что экономическая сущность лицензионного договора состоит все-таки не в передаче самого ОИС (некорректность такого утверждения обсуждалась нами ранее), а в передаче функций собственника или возможности совершать определенные действия в отношении ОИС. Именно возможность использования и распоряжения ОИС обладает ценностью (поскольку ограничена институтом интеллектуальной собственности) и может иметь возвратный характер (при заключении лицензионного договора дается разрешение на совершение определенных действий, при его окончании - возобновляется действие запрета на использование данного ОИС).

Имея  общее экономическое содержание, лицензионные договоры весьма разнообразны по форме. Дифференцируются лицензионные договоры по различным основаниям: по объектам лицензий; по объему передаваемых прав; по видам лицензий; режиму охраны объектов лицензий и др. Следует отметить, что лицензионные договоры и договоры на переуступку патентных прав в отношении ОПС и средств индивидуализации должны быть в обязательном порядке зарегистрированы в Патентном ведомстве. Иначе эти договоры признаются недействительными со всеми вытекающими отсюда правовыми и экономическими последствиями.