Понятие “ноу-хау” и договоры о его передаче

В данный класс прежде всего входят в качестве самостоятельных типов договор об уступке патента, патентно-лицензионные договоры, а также договор о передаче ноу-хау. Учитывая принципиальные различия в предмете данных типов договоров, в современных условиях уже не корректно называть этот класс «договорами о праве использования нематериальных благ» и именовать лицензионными как договоры об использовании исключительных прав, так и договоры о передаче ноу-хау1. Поскольку на ноу-хау у его разработчика (обладателя) нет исключительного права, то в названии нового класса договоров опущено слово «право». Таким образом, это название охватывает и договоры, в рамках которых не передаются исключительные права.

Термин «лицензия» применим к договору о передаче ноу-хау только в одном смысле: передавая материалы, содержащие ноу-хау, его обладатель разрешает приобретателю ознакомиться с содержанием ноу-хау, т. е. предоставляет своеобразную лицензию на ознакомление. Однако такая «лицензия» никак не служит формой передачи исключительного права, поскольку такового не существует.

В состав рассматриваемого класса входят в качестве самостоятельных типов авторские договоры. Применяемый на практике договор на передачу научно-технической продукции по своему предмету отличается от лицензионных договоров. По договору на передачу право использования не уступается и не оплачивается. Передаются лишь знания, овеществленные в технической документации и образцах техники, а также производственный опыт.2 Поэтому данный договор относится к классу договоров о возмездном оказании услуг. Этот договор может быть включен в класс договоров об использовании исключительных прав и ноу-хау, если в его предмете имеется конфиденциальная информация, передаваемая на условиях ноу-хау.

Существует мнение, что договор патентной лицензии – договор класса dare, основным типом которого является купля-продажа. Договор же о передаче ноу-хау – договор класса facere. Основной тип этого класса – договор подряда. Отсюда делается вывод, будто договор патентной лицензии и договор о передаче ноу-хау принадлежат к разным классам3. Спорность этого вывода определяется тем, что в данном случае за предмет договора о передаче ноу-хау принимается прежде всего передача навыков и опыта обладателя ноу-хау. В противоположность Ц. Каменовой К. Кнап считает, что между лицензией на изобретение и договором о передаче ноу-хау много общего и это позволяет объединить их в рамках одного договорного типа2. Здесь спорный вывод обусловлен недооценкой существенных различий в объекте предоставляемого по лицензии права (т. е. запатентованного изобретения) и неохраняемой информации, передаваемой как ноу-хау.

М. М. Богуславский полагает, что «в качестве предмета патентной лицензии следует рассматривать не патент, а само изобретение (т. е. не исключительное право, вытекающее из патента, а право использования изобретения, вытекающее из договора)4. Этот вывод также не бесспорен. Во-первых, договор об уступке патента – самостоятельный тип договора и нет необходимости вообще ставить его в прямую связь с договором патентной лицензии. Во-вторых, «само изобретение» – не предмет договора, а объект предоставляемого по договору права использования. В-третьих, патент не может отождествляться с основанным на нем исключительным правом, как не может форма явления одновременно быть его содержанием. В-четвертых, нельзя ставить знак равенства между «самим изобретением» и вытекающим из договора правом его использования.

В доказательство того, что предметом патентной лицензии является «само изобретение», иногда ссылаются на распространенные в практике случаи, когда патент по заявке вообще не выдается или аннулируется из-за неуплаты пошлин (т. е. исключительное право на изобретение не возникает либо прекращается), а ранее заключенный лицензионный договор продолжает действовать. В этих случаях в него лишь вносятся изменения, касающиеся обычно цены лицензии. Представляется, что в отмеченных случаях, как правило, речь идет о так называемых смешанных лицензиях, когда лицензиат стремится получить не только право на использование охраняемого изобретения, но и дополнительную информацию (ноу-хау), необходимую для его успешного освоения. Это типичный «смешанный договор» (по формулировке п. 3 ст. 421 ГК).

Ясное представление о предмете отдельных договоров и их месте в общей классификации позволяет избежать ошибок и ненужных конфликтов на стадии заключения договоров. Если под предметом патентно-лицензионного договора как его существенным условием понимать «само изобретение», то он должен считаться заключенным лишь при условии передачи лицензиату всей информации о нем без передачи исключительного права, т. е. разрешения на его использование. Точно так же ошибочным будет указание в договоре о передаче ноу-хау на уступку права на него без подробного раскрытия самого ноу-хау. Поскольку предметом патентной лицензии является право на использование изобретения, а не само изобретение, наибольшее внимание в договоре должно быть обращено на реальное предоставление лицензиату этого права, на его поддержание в силе и защиту от возможных нарушений. В договоре же о передаче ноу-хау, напротив, решающее значение приобретают передача неизвестной покупателю информации о сущности ноу-хау и соблюдение конфиденциальности передаваемых сведений.

В класс договоров об использовании исключительных прав и ноу-хау входят и другие договоры или их части, такие как, например, договоры на выполнение НИР и ОКР и на передачу научно-технической продукции. При их заключении и исполнении важно учитывать общие особенности как всего этого класса в целом (идеальный характер объектов исключительных прав и ноу-хау), так и предмета его отдельных типов и видов. В связи с этим справедливо мнение о том, что договоры, которые предусматривают передачу авторских прав, следует относить к авторским, даже если они не названы таковыми. Поэтому во многих случаях, когда нормы о передаче авторских прав включаются в гражданские договоры купли-продажи, аренды, простого товарищества и др., эта договоры (в соответствующей части) должны отвечать требованиям, предъявляемым к авторским договорам. Одно из них состоит в том, что предметом любого авторского договора является передача имущественных авторских прав.

Напротив, договоры, которые не предусматривают передачу авторских прав, не могут считаться авторскими, даже если они названы таковыми, например договор об издании произведения за счет автора. Это типичный подрядный договор: автор оплачивает издательству тиражирование своего произведения (в виде книги) и получает весь тираж книги в свою собственность.

Точно так же любое разрешение патентообладателя на передачу (предоставление) третьему лицу исключительного права использования охраняемого объекта промышленной собственности должно трактоваться как лицензионный договор. Поэтому независимо от того, в рамках каких договоров происходит передача (или «предоставление», «уступка») патентных прав, к соответствующим статьям этих договоров должны применяться нормы о патентно-лицензионных договорах. То же самое относится к договорам о передаче смежных прав и прав на товарные знаки.

ГЛАВА III: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ «НОУ-ХАУ»

3.1 Предложения по урегулированию правовой охраны  «ноу-хау» в российском законодательстве

В связи с принятием в конце 2006 г. части четвертой Гражданского кодекса РФ были внесены изменения и дополнения в ряд федеральных законов. В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3283; 2006, № 6, ст. 636) внесены изменения, имеющие принципиальный, если не революционный, по своим последствиям характер после вступления этого закона в силу с 1 января 2008 г.

Во–первых, сфера отношений, регулируемых данным законом, существенно сокращается. Если сегодня закон регулирует отношения, связанные с отнесением информации к коммерческой тайне, ее передачей и охраной конфиденциальности, то с 1 января 2008 г. предметом данного закона будут отношения, связанные только с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении секретов производства (ноу хау).

В то же время предлагается действующую норму о понятии «режим коммерческой тайны» признать утратившей силу, под коммерческой тайной понимать режим конфиденциальности информации (сегодня — конфиденциальность информации).

В юридической науке и практике можно встретить диаметрально противоположные подходы в решении вопроса о соотнесении коммерческой тайны с объектами интеллектуальной собственности. В.Ф. Попондопуло, отмечая, что хотя нормы о коммерческой тайне  изложены отдельно от норм об интеллектуальной собственности , относит коммерческую тайну к объектам интеллектуальной собственности, поскольку данная информация может носить, хотя бы отчасти, характер результата творчества. И.А. Зенин и О.А. Городов, наоборот, убедительно доказывают, что коммерческая тайна не является объектом исключительных прав. Аргументы, представленные авторами второго подхода, представляются справедливыми. Следует согласиться, что отстаиваемая сторонниками первого подхода позиция внутренне противоречива, поскольку там ставится знак равенства между монополией de jure (исключительным правом) и монополией de facto, пределы которой устанавливаются не законом, а определяются характером превентивных мер, принимаемых владельцем такой информации. В то же время интересы обладателя информации как объекта интеллектуальной собственности и интересы обладателя информации как коммерческой тайны противоположны. Первый из них заинтересован в распространении существа технического решения или обозначения своих товаров, а второй заинтересован в принятии мер, препятствующих распространению соответствующих сведений. Интересы обладателя информации как объекта интеллектуальной собственности соблюдаются посредством определенных действий по открытой реализации продуктов интеллектуальной деятельности, а равно имущественных прав на их использование и устранения всех третьих лиц от совершения подобных же действий. Возможность устранения от использования известного и признанного результата интеллектуальной деятельности и запрет на подражание его автору являются главными признаками исключительных прав (интеллектуальной собственности). Поэтому непременным условием установления режима исключительного права будет выступать презумпция знания третьими лицами результата интеллектуальной деятельности.  

В случае же с информацией, составляющей коммерческую тайну, осуществляется альтернативный исключительному праву вариант защиты информации от ее несанкционированного использования, именуемый обычно фактической монополией, через запрет на доступ к такой информации третьих лиц, в том числе блокирование техническими, организационными и иными средствами действий по снятию информации, осуществляемые самостоятельно силами ее владельца. В этом, по мнению О.А. Городова, заключается суть режима фактической монополии. Подобной точки зрения, как наиболее соответствующей действующему законодательству, придерживается и автор постатейного комментария к Федеральному закону «О коммерческой тайне» В.В. Погуляев.

В то же время, по–видимому, нельзя согласиться со сторонниками второго подхода в абсолютном отграничении коммерческой тайны от всех объектов интеллектуальной собственности. Сегодня в законодательстве, в том числе в международном, закреплена прямая зависимость института ноу–хау и института коммерческой тайны.

В Соглашении о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и европейскими сообществами и их государствами–членами (Корфу, 24 июня 1994 г.) определены направления сотрудничества, в процессе которого допустима передача ноу–хау: промышленное сотрудничество , сельское хозяйство и агропромышленный сектор , услуги электрической и почтовой связи , туризм , малые и средние предприятия , экономика . В Совместной декларации в отношении данного Соглашения, которую приняли РФ и страны ЕС, стороны согласились, что термин «интеллектуальная собственность» включает, в частности, авторское право, включая авторское право на компьютерные программы, и смежные права, патенты, промышленные образцы, географические указания, включая указания происхождения, торговые знаки и знаки обслуживания, топографии интегральных схем, а также защиту от недобросовестной конкуренции в смысле ст. 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и охране конфиденциальной информации по ноу–хау.

Согласно п. 1 ст. 39 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), участником которого Россия собирается стать, «в процессе обеспечения эффективной охраны от недобросовестной конкуренции, как это предусмотрено в ст. 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, страны–члены охраняют закрытую информацию...». На основании п. 2 ст. 39 Соглашения ТРИПС лицо может препятствовать раскрытию, получению или использованию правомерно находящейся под его контролем информации способом, противоречащим честной коммерческой практике, при условии, что такая информация: